In settori quale il settore chimico, farmaceutico, biotech e agrotech può accadere che la dimostrazione sperimentale del conseguimento di un effetto tecnico da parte di un'invenzione non sia contenuta in modo completo nella domanda di brevetto come depositata e il titolare, per sostenere la brevettabilità della propria invenzione, debba provare il raggiungimento di tale effetto sulla base di prove “post-pubblicate”, ossia prodotte solo in data successiva alla data di presentazione della domanda . L'ammissibilità di tali prove può quindi dipendere dalla "plausibilità" dell'effetto tecnico in vista delle informazioni contenute nella domanda come depositata. Recentemente alla Camera Allargata dei Ricorsi (Enlarged Board of Appeal – EboA) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti è stato proposto un interpello o referral affinché siano chiarite le condizioni che permettono di considerare ammissibili prove post-pubblicate.

La "plausibilità" non è un requisito di brevettabilità il cui mancato soddisfacimento può portare al rifiuto o alla revoca di un titolo brevettuale; tale termine non si rintraccia infatti né nella Convenzione sul Brevetto Europeo né nelle leggi brevetti nazionali. Tale concetto è tuttavia a volte richiamato nelle comunicazioni dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ("UEB") e nelle sentenze delle Corti nazionali europee aventi ad oggetto domande o brevetti nel settore chimico in senso lato. La plausibilità viene di fatto chiamata in gioco quando si debba determinare se l'invenzione è puramente teorica, in quanto basata su pure asserzioni del titolare, e quindi tale da non avere diritto ad essere tutelata con un brevetto, oppure se questa è stata effettivamente conseguita alla data di deposito della domanda di brevetto, essendo quindi degna di essere protetta.

Nei settori chimico, farmaceutico, biotech e agrotech, il conseguimento di un effetto tecnico entra in gioco quando si debba verificare il soddisfacimento dei requisiti dell'altezza inventiva e/o della sufficienza di descrizione. Per essere inventiva, un'invenzione deve infatti produrre un effetto tecnico inaspettato rispetto alla tecnica anteriore; nel caso in cui la domanda di brevetto rivendichi un particolare effetto tecnico, per essere sufficientemente descritta la domanda deve contenere la dimostrazione del raggiungimento dell'effetto tecnico rivendicato. In tali settori – vista l'esigenza di evitare pre-divulgazioni nocive per la validità – può però accadere che la domanda di brevetto sia depositata in tempi brevi, prima della conclusione della sperimentazione, in condizioni in cui la domanda può non contenere tutte le informazioni suscettibili di derivare dal completamento della sperimentazione. In tali casi, il titolare può depositare nel corso della procedura di esame della domanda (o anche in sede giudiziale) prove raccolte posteriormente alla data di deposito della domanda a supporto del conseguimento dell'effetto tecnico. Questo modo di procedere è stato considerato ammissibile a patto che l’effetto possa considerarsi plausibile alla luce del contenuto della domanda di brevetto in vista della conoscenza generale comune dell'esperto del settore. In altre parole, seguendo questa impostazione, è possibile dimostrare il conseguimento dell'effetto tecnico sulla base di prove post-pubblicate se la domanda contiene informazioni tecniche (sotto forma di dati parziali o di spiegazioni scientifiche) tali da indurre l'esperto del settore a considerare credibile il conseguimento dell'effetto tecnico da parte dell'invenzione.

Nel corso degli anni le Camere dei Ricorsi (Board of Appeal – BoA) dell'UEB hanno emesso numerose decisioni che riguardano la plausibilità di un effetto tecnico, ovvero le condizioni il cui soddisfacimento permette di prendere in considerazione prove post-pubblicate nella valutazione sia del requisito ai sensi dell'Art. 56 (attività inventiva) sia del requisito ai sensi dell'Art. 83 (sufficienza di descrizione) della Convenzione sul Brevetto Europeo. Recentemente è stata pubblicata la decisione T 116/18^[1] nell'ambito della quale la Commissione Tecnica dei Ricorsi (Technical Board of Appeal) 3.3.02 ha posto alla Camera Allargata dei Ricorsi un quesito o interpello affinché siano chiarite quali condizioni debbano essere soddisfatte affinché gli Esaminatori possano prendere in considerazione prove post-pubblicate nella determinazione del soddisfacimento del requisito dell'altezza inventiva.

Il motivo di tale interpello sta nel fatto che il Technical Board of Appeal avrebbe rintracciato, nel considerare le precedenti decisioni dell'UEB sulla “plausibilità” linee interpretative divergenti, che applicano standard di plausibilità diversi.

Secondo la il Technical Board of Appeal che ha proposto l’interpello, in tali precedenti decisioni sarebbero riconoscibili tre diversi orientamenti:

• un primo orientamento – definito "plausibilità ab initio" – per cui le prove post-pubblicate possono essere prese in considerazione solo se, sulla base del contenuto della domanda come depositata e della conoscenza generale comune alla data di deposito, l'esperto del settore avrebbe avuto motivo di considerare raggiunto l'effetto tecnico alla data di deposito della domanda^[2].
• un secondo orientamento – definito "implausibilità ab initio" – per cui le prove post-pubblicate possono essere ignorate solo nel momento in cui l'esperto del settore avrebbe motivo di dubitare in merito al concreto conseguimento dell'effetto tecnico, ad esempio quando la tecnica anteriore e/o la conoscenza generale comune alla data di deposito conteneva indicazioni circa l'impossibilità di ottenere lo specifico effetto tecnico^[3].
• un terzo orientamento – definito "non plausibilità" – che sostanzialmente supera il concetto di plausibilità e accetta in ogni caso le prove post-pubblicate indipendentemente dal contenuto della domanda di brevetto. Le decisioni che applicano questo standard hanno considerato infatti incompatibile il concetto di plausibilità con l'approccio problema-soluzione applicato nella valutazione dell'altezza inventiva, che consente la riformulazione del problema tecnico oggettivo in vista di un documento di closest prior art sconosciuto al titolare della domanda alla data di deposito^[4].

A supporto dell’interpello, il Technical Board of Appeal ha osservato che applicare lo standard di "plausibilità ab initio" potrebbe far sì che il titolare possa proteggere esclusivamente le forme di realizzazione sperimentalmente supportate nella domanda di brevetto con conseguente eccessiva limitazione dell'ambito di protezione oppure trovarsi di fronte un ostacolo insormontabile nel caso in cui fosse identificato un nuovo documento di closest prior art e quindi si dovesse dimostrare la presenza di un passo inventivo a fronte di un documento anteriore non considerato al momento del deposito della domanda di brevetto e quindi di un "nuovo" effetto tecnico. D'altro canto, applicare lo standard della "non plausibilità" potrebbe portare alla concessione di brevetti speculativi, ovvero depositati senza che l'invenzione rivendicata sia stata effettivamente conseguita alla data di deposito della domanda.

Il Technical Board of Appeal ha anche osservato che sussistono dubbi in merito all'applicabilità del concetto di plausibilità nella valutazione dell'altezza inventiva ai sensi dell'Art. 56 CBE (cfr. punto 13.7.4 delle motivazioni della decisione T 116/18). Quando nel corso dell'esame o dell'opposizione è identificato un documento di closest prior art diverso da quello considerato dal titolare della domanda può, infatti, essere necessario riformulare il problema tecnico oggettivo con conseguente identificazione di un diverso effetto tecnico inaspettato che deve essere conseguito affinché l'invenzione sia inventiva. In una situazione di questo genere, il titolare si troverebbe quindi nelle condizioni di non poter difendere la propria invenzione, perché la domanda non contiene informazioni tali da far ritenere plausibile tale nuovo effetto. A questo proposito Technical Board of Appeal ha richiamato una sentenza della Corte Suprema britannica nel caso Warner-Lambert e Generics vs. Actavis Group^[5] riguardante la validità e la contraffazione del brevetto di Warner-Lambert sul pregabalin, dove – sebbene la Corte avesse deciso per la nullità del brevetto per insufficienza di descrizione in vista della mancanza di plausibilità dell'effetto tecnico rivendicato – si era osservato che il concetto di plausibilità "is a court-invented pre-condition to validity" (cfr. punto 192 della sentenza).

Dalla lettura della decisione alla base dell’interpello, il Technical Board of Appeal sembrerebbe orientato a considerare lo standard di "implausibilità ab initio" quello migliore che si porrebbe tra i due estremi dati dagli altri due standard: in queste circostanze gli Esaminatori potrebbero considerare prove post-pubblicate a supporto di un effetto tecnico (eventualmente "nuovo" in vista della riformulazione del problema tecnico oggettivo) a condizione che non siano presenti nella tecnica anteriore o nella conoscenza generale comune indicazioni tali da far presupporre che tale effetto era impossibile da conseguire.

Sulla base di tali premesse, il Technical Board of Appeal ha posto all’EBoA (che ha ammesso l’interpello con il numero G 2/21), il seguente quesito:

If for acknowledgement of inventive step the patent proprietor relies on a technical effect and has submitted evidence, such as experimental data, to prove such an effect, this evidence not having been public before the filing date of the patent in suit and having been filed after that date (post-published evidence):

1. Should an exception to the principle of free evaluation of evidence (see e.g. G 3/97, Reasons 5, and G 1/12, Reasons 31) be accepted in that post-published evidence must be disregarded on the ground that the proof of the effect rests exclusively on the post-published evidence?
2.  If the answer is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have considered the effect plausible (ab initio plausibility)?
3. If the answer to the first question is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have seen no reason to consider the effect implausible (ab initio implausibility)?

Le risposte dell’EBoA avranno sicuramente un effetto sulle modalità di stesura delle domande di brevetto, potendo auspicabilmente chiarire quali e quanti dati sperimentali devono essere di necessità inclusi in una domanda di brevetto come depositata e a quali condizioni, per sostenere la presenza di un passo inventivo possano essere prese in considerazione anche prove post-pubblicate.
Il presente rinvio è certamente considerato rilevante dall'UEB, che ha temporaneamente sospeso le procedure di esame e di opposizione il cui esito può dipendere dalla considerazione di prove post-pubblicate a supporto dell'altezza inventiva.

Cristina Freyria Fava

^[1] La decisione T 116/18 è consultabile al link: https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t180116ex1.pdf.

^[2] Questo standard di "plausibilità ab initio" sarebbe stato adottato (quanto meno) nelle decisioni T1329/04, T 609/02, T488/16, T415/11, T1791/11 e T 895/13 (cfr. punto 13.4 delle motivazioni della decisione T 116/18).

^[3] Lo standard "implausibilità ab initio" sarebbe stato applicato nelle decisioni T 191/15, T 863/12, T 578/06, T 536/07, T 1437/07, T 266/10, T 863/12, T 184/16, T 2015/20 (cfr. punto 13. 5 della decisione T 116/18).

^[4] Lo standard di "non plausibilità" sarebbe stato adottato nelle decisioni T 31/18 e T 2371/13 (cfr. punto 13.6 delle motivazioni della decisione T 116/18).

^[5] La sentenza è consultabile al link: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0197-judgment.pdf.