Ci troviamo oggi di fronte ad un cambiamento, che possiamo definire epocale, nella protezione brevettuale in Europa. Entro l'inizio del 2023 entreranno infatti in vigore i regolamenti europei sul Brevetto Unitario (BU) e l'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), che permetteranno di ottenere una protezione uniforme nei Paesi europei contraenti di tali norme e di sottomettere ad un'unica corte le cause aventi ad oggetto brevetti europei. Ai titolari dei brevetti europei e delle domande europee pendenti sarà permesso entro un certo lasso di tempo di decidere se assoggettare i propri titoli alla competenza del TUB oppure se continuare a sottostare alle norme attualmente vigenti. Contemporaneamente all'inizio dell'esercizio del TUB, i titolari delle domande di brevetto europeo avranno la facoltà di decidere se richiedere un effetto unitario per i concedendi brevetti europei.

Ad oggi i brevetti europei concessi esercitano il loro effetto soltanto nei paesi in cui questi sono convalidati e le cause aventi ad oggetto tali brevetti sono di competenza esclusiva dei tribunali nazionali cosicché per ottenere una sentenza sulla validità o sulla contraffazione di una o più fasi nazionali di tali titoli è necessario instaurare una molteplicità di cause di fronte ai tribunali nazionali dei paesi di interesse.

A partire dal momento in cui il TUB diventerà operativo, che ci si aspetta avverrà entro l'inizio del 2023, la competenza per le cause concernenti brevetti europei concessi e domande di brevetto europeo pendenti passerà in capo al TUB^[1]. 

Durante il periodo transitorio di esercizio del TUB (fissato a 7 anni, a cui potrebbe seguire un ulteriore settennio) è tuttavia consentito ai titolari delle domande e dei brevetti europei di scegliere se accettare la competenza esclusiva delle cause in capo al TUB oppure conservare la competenza dei singoli tribunali nazionali. Successivamente a questo periodo transitorio, i tribunali nazionali non avranno più alcuna giurisdizione in merito ai brevetti europei, rimarranno invece di competenza di tali tribunali le azioni contro i brevetti nazionali.

Scegliere se conservare l'attuale situazione in cui sono i tribunali nazionali a doversi esprimere sulla validità/contraffazione di un brevetto europeo oppure se accettare la competenza del TUB può non essere una scelta facile per i titolari di tali privative sussistendo vantaggi e svantaggi per entrambe le opzioni.

Lasciare la competenza ai tribunali nazionali comporta ad esempio il rischio di dover affrontare una serie di cause parallele di fronte a più tribunali che potrebbero decidere in modo difforme e a cui sarebbero associate spese che potrebbero risultare anche ingenti vista la possibile moltiplicazione dei giudizi.  

Di converso accettare la competenza del TUB mette al riparo dal vedersi notificare diversi atti di citazione nelle lingue nazionali dei diversi tribunali. È tuttavia vero che la sentenza del TUB ha validità per tutti i paesi che hanno ratificato l'accordo sul TUB^[2], pertanto o si vince o si perde in tutti i paesi.

A partire dal primo giorno di esercizio del TUB, tutti i brevetti europei concessi e le domande di brevetto europeo pendenti saranno automaticamente assoggettati alla competenza del TUB a meno che i titolari di tali privative vogliano escludere il proprio brevetto dalla giurisdizione di tale tribunale lasciando la competenza ai tribunali nazionali.

L'esclusione dalla giurisdizione del TUB si ottiene attraverso il deposito di una richiesta c.d. di opt-out, che dovrà essere inoltrata sul sito web del TUB stesso. Tale esclusione potrà tuttavia avere luogo solo se il titolo brevettuale in questione non sia oggetto di una causa instaurata presso il TUB precedentemente al deposito della richiesta di opt-out.

I titolari di privative europee avranno la facoltà di depositare le richieste di opt-out a partire dai tre mesi antecedenti alla data in cui il TUB diventerà operativo (il c.d. "sunrise period"), ovvero probabilmente a partire dagli ultimi mesi del 2022.

È quindi essenziale che i titolari di privative europee analizzino sin da oggi con estrema cura il proprio portafoglio scegliendo quali brevetti/domande dovranno essere lasciati alla competenza dei tribunali nazionali e quali alla competenza del TUB. Questa decisione dovrà considerare la rilevanza e la forza delle privative; infatti, nonostante il rischio di dover affrontare numerose cause nazionali, i brevetti più rilevanti potrebbero rimanere nella giurisdizione dei tribunali nazionali al fine di evitare di rischiare di perdere la protezione contemporaneamente in tutti i paesi in una volta sola. Anche la forza del brevetto avrà un ruolo nella decisione; brevetti forti avranno maggiori chance di non essere invalidati dal TUB. La richiesta di opt-out potrà essere successivamente ritirata, ammettendo quindi il titolo brevettuale alla giurisdizione del TUB.

Per quanto riguarda le domande di brevetto europeo pendenti al momento in cui il TUB inizierà la propria attività, i titolari di tali privative avranno la facoltà di decidere se il futuro concedendo brevetto dovrà avere un effetto unitario e conseguentemente essere assoggettato all'esclusiva competenza del TUB oppure no. Nel caso in cui si voglia ottenere un effetto unitario, sarà necessario provvedere al deposito di una richiesta di Brevetto Unitario entro un mese dalla pubblicazione sul bollettino dell'Ufficio Europeo dei Brevetti della notifica di concessione. Optare per un brevetto con effetto unitario presenta sostanziali vantaggi da un punto di vista economico, dal momento che non sarà necessario provvedere alla predisposizione e deposito delle traduzioni nelle lingue nazionali dei paesi aderenti al TUB (ne sarà necessaria una sola oltre a quella della procedura di esame di fronte all'Ufficio Europeo Brevetti) e si pagherà una sola tassa di mantenimento annuale avente un importo più basso rispetto alla somma delle annualità che sarebbero dovute nei 17 paesi aderenti al TUB. Nel caso in cui il titolare sia interessato ad ottenere una protezione anche in paesi non aderenti al TUB si dovrà procedere alla convalida del brevetto europeo secondo le regole di tali paesi e provvedere al pagamento delle necessarie tasse di mantenimento annuale.

È evidente che l'entrata in vigore del brevetto con effetto unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti comporterà un sostanzialmente mutamento nella gestione dei titoli brevettuali europei e i titolari dovranno domandarsi quale via scegliere dal momento che entrambe offrono vantaggi e svantaggi. I consulenti brevettuali saranno evidentemente a disposizione dei titolari nel coadiuvarli nella scelta tra le due opzioni.

Cristina Freyria Fava

^[1] Il TUB avrà competenza esclusiva in relazione a:

• azioni per violazione o minaccia di violazione e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
• azioni di accertamento di non violazione;
• azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
• azioni di revoca e di accertamento di nullità;
• domande riconvenzionali di revoca e di accertamento di nullità;
• azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi;
• azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
• azioni di compensazione per licenze; e
• azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.

^[2] I paesi attualmente aderenti al TUB sono 17: Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia.